En Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre de dos mil once reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “EL TRUST JOYERO RELOJERO S.A. C/ CARVALLO GUSTAVO SERGIO Y OTRO S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 747/751 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio GUSMAN, Ricardo Víctor GUARINONI y Santiago Bernardo KIERNAN.
A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:
I. La firma “EL TRUST JOYERO RELOJERO S.A.”, invocando la titularidad de las marcas “Trust” (clase 8), “El Trust Joyero Relojero” (clase 14), “El Trust Joyero Relojero” (clase 8), “El Trust Joyero” (clase 14) y “El Trust Joyero Relojero” (clase 8), promovió la demanda de autos contra Gustavo Sergio CARVALLO y Silvina Blanca MASCIOTRA, para que se los condene a cesar definitivamente en el uso de sus marcas y el conjunto “El Trust Joyero” como nombre comercial. Asimismo, solicita se le indemnice los daños y perjuicios ocasionados por el aludido uso indebido, los que estima en $ 70.000.
Los emplazados, además de negar el uso indebido de los signos, reconvinieron aduciendo la caducidad de los títulos invocados por El Trust Joyero Relojero S.A. en función de que ellos no habrían sido utilizados en los últimos cinco años (art. 26, Ley Nº 22.362).
II. El señor Juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 747/751 vta., sobre la base de las constancias probatorias obrantes en la causa, consideró que se daban los presupuestos fundamentales que hacían a la procedencia de la caducidad marcaria y admitió la reconvención, rechazando la demanda interpuesta por el actor.
Contra esa decisión se alzó la accionante, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 781/795, sosteniendo en concreto:
a) El Magistrado, al fallar como lo hizo, efectuó una incorrecta apreciación y valoración del material probatorio obrante en autos (informes, testigos, pericial, etc.);
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio GUSMAN, Ricardo Víctor GUARINONI y Santiago Bernardo KIERNAN.
A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:
I. La firma “EL TRUST JOYERO RELOJERO S.A.”, invocando la titularidad de las marcas “Trust” (clase 8), “El Trust Joyero Relojero” (clase 14), “El Trust Joyero Relojero” (clase 8), “El Trust Joyero” (clase 14) y “El Trust Joyero Relojero” (clase 8), promovió la demanda de autos contra Gustavo Sergio CARVALLO y Silvina Blanca MASCIOTRA, para que se los condene a cesar definitivamente en el uso de sus marcas y el conjunto “El Trust Joyero” como nombre comercial. Asimismo, solicita se le indemnice los daños y perjuicios ocasionados por el aludido uso indebido, los que estima en $ 70.000.
Los emplazados, además de negar el uso indebido de los signos, reconvinieron aduciendo la caducidad de los títulos invocados por El Trust Joyero Relojero S.A. en función de que ellos no habrían sido utilizados en los últimos cinco años (art. 26, Ley Nº 22.362).
II. El señor Juez de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 747/751 vta., sobre la base de las constancias probatorias obrantes en la causa, consideró que se daban los presupuestos fundamentales que hacían a la procedencia de la caducidad marcaria y admitió la reconvención, rechazando la demanda interpuesta por el actor.
Contra esa decisión se alzó la accionante, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 781/795, sosteniendo en concreto:
a) El Magistrado, al fallar como lo hizo, efectuó una incorrecta apreciación y valoración del material probatorio obrante en autos (informes, testigos, pericial, etc.);
b) Durante el juicio quedó puesto en evidencia el uso efectivo y eficiente de la marca, no sólo por parte suya, sino también por la de terceros autorizados.
Dichos agravios merecieron el responde de la contraria a fs. 797/799 vta. Median, además, diversos recursos que se vinculan con los honorarios regulados (fs. 752, 753, 755, 756 y 764).
III. En atención a los términos en que ha quedado trabada la litis; corresponde, en primer lugar, determinar si efectivamente se ha operado la caducidad de los títulos invocados por la parte actora en los términos del art. 26 de la Ley Nº 22.362.
Pues, de ser así, la extinción de esos signos en virtud de la causal aludida tornaría inoficioso el análisis de las demás cuestiones sometidas a estudio y decisión de esta Alzada (conf. fs. 795).
IV. Es dable recordar que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4º de la Ley Nº 22.362, primer párrafo, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro.
El uso de la marca puede ser efectuado por el titular del signo o bien por un tercero habilitado para hacerlo. Del propietario dependerá la voluntad inicial de utilizar la marca, sea fabricando o vendiendo directamente, o bien autorizando a otros a hacerlo. En tal caso, no será el titular del signo quien propiamente comercialice el producto o preste el servicio, pudiendo haber concedido una licencia y cobrar por ello cierta regalía. Lo esencial a los efectos del uso, es que el producto o servicio con la marca en cuestión se encuentre en el mercado (confr. Jorge OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, 7ª ed., pág. 250 y ss.).
Ahora bien, a los fines que aquí interesan, el art. 26 del mismo cuerpo legal establece que “A pedido de parte se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor”.
Sobre esa base, para determinar si ha existido “uso marcario”, desde antiguo, esta Sala (confr. causa “Bizin, Mario V. c/ Ywch inc. s/ opos. inf. reg. marca” –expte. nº 8197 del 18.6.1991) tiene resuelto que debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer al signo en el mercado y ponderando que la norma asimila la “utilización” a la “comercialización”. Esta última no ha de ser entendida con carácter estricto sino más bien amplio, abarcando los actos de intercambio y cualquier otra forma posible de disposición del producto. Es por ello que la doctrina reconoce eficacia a estos efectos, v.gr., a los actos preparatorios anteriores a la comercialización seguidos de ésta, a las demostraciones, publicidad previa al lanzamiento, a la entrega de muestras gratis o en préstamo para pruebas, a los de alquiler o donación; en fin, que el término “utilización” cubre todas las formas en //
que una marca puede hacerse advertible en el mercado (confr VITTONE, G. “La caducidad del registro de marcas por falta de utilización en la República Argentina”, L.L. 1985-B-863).
Es que la explotación de una marca no es una noción cuantitativa sino esencialmente cualitativa, debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local (confr. esta Sala, causa 8197 del 18.6.91, ya citada).
No puede debatirse que la propiedad de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de poder utilizarla, aprovecharla o explotarla en todas las formas múltiples posibles. Su titular puede extender a un nuevo mercado geográfico el uso, fabricación y venta de productos, o bien la distribución de servicios, evitando gastos que en otras circunstancias provocaría el crecimiento empresarial (instalación o compra de nuevos locales y redes de distribución, insumos, etc.). También está habilitado para licenciar a un tercero a los mismos fines.
Esto es lo que precisamente aconteció en autos, pues de acuerdo con el ejemplar del contrato de “uso de marca comercial” agregado en fs. 201, puede tenerse por prueba persuasiva que en el año 2003, entre el actor y el señor Horacio FORNI se formalizó un convenio que tenía por objeto el uso de las marcas comerciales “TRUST; EL TRUST; EL TRUST JOYERO y EL TRUST JOYERO RELOJERO”,
todas ellas propiedad de la firma accionante. Asimismo, se convino que el actor percibiría como contraprestación una regalía mensual fijada en $ 500, hasta la expiración del convenio que estaba previsto que se operara el 30 de abril de 2008.
Ahora bien, a fin de acreditar el empleo de las marcas no es menester que se pruebe que los productos a los que se aplica han sido puestos en la vidriera de un comercio o que se los haya adquirido para revender. Porque el término “comercialización” que menciona el segundo párrafo del art. 26 de la Ley de Marcas no debe ser interpretado en el sentido técnico que consagra el art. 8, inc. 1º, del Código de Comercio, sino con un criterio flexible, abarcador de cualquier acto que revele la puesta de la marca en el mercado local (ver esta Sala, causa 8197 antes citada).
Luego de examinar las diversas constancias probatorias de autos a la luz de estos principios, concluyo que las marcas del actor no se extinguieron y se encuentran en vigencia por haberse utilizado.
A ese efecto importa precisar que de la peritación contable de fs. 526/529 y ampliación de fs. 554 y vta., surge la existencia de diversos balances que responden a ejercicios fiscales pertenecientes a la firma actora, que datan desde el año 2004 hasta el año 2008, arrojando siempre en esos lapsos saldo positivo. Asimismo, el perito pudo comprobar, a través de diversas facturaciones cursadas a lo largo de los ejercicios fiscales 2008 y 2009, que el licenciatario FORNI hizo un empleo constante de la marca “Trust Joyero Relojero”.
Los apuntados elementos de juicio diluyen la eficacia de los argumentos expuestos por los demandados, pues aquel uso, a los efectos del art. 26 de la Ley Nº 22.362, es suficiente para impedir la caducidad argüida.
Tales circunstancias convencen sobre la presencia en el mercado local de las marcas del actor, con lo que se satisface la exigencia de la ley y se descarta la posibilidad de que sea admitida la pretensión de caducidad articulada por los demandados.
V. Como antes lo indiqué, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro (art.4 de la Ley de Marcas), estando probado que la actora tiene inscripta en las clases 8 y 14 los signos que se mencionan en el Considerando
Dichos agravios merecieron el responde de la contraria a fs. 797/799 vta. Median, además, diversos recursos que se vinculan con los honorarios regulados (fs. 752, 753, 755, 756 y 764).
III. En atención a los términos en que ha quedado trabada la litis; corresponde, en primer lugar, determinar si efectivamente se ha operado la caducidad de los títulos invocados por la parte actora en los términos del art. 26 de la Ley Nº 22.362.
Pues, de ser así, la extinción de esos signos en virtud de la causal aludida tornaría inoficioso el análisis de las demás cuestiones sometidas a estudio y decisión de esta Alzada (conf. fs. 795).
IV. Es dable recordar que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4º de la Ley Nº 22.362, primer párrafo, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro.
El uso de la marca puede ser efectuado por el titular del signo o bien por un tercero habilitado para hacerlo. Del propietario dependerá la voluntad inicial de utilizar la marca, sea fabricando o vendiendo directamente, o bien autorizando a otros a hacerlo. En tal caso, no será el titular del signo quien propiamente comercialice el producto o preste el servicio, pudiendo haber concedido una licencia y cobrar por ello cierta regalía. Lo esencial a los efectos del uso, es que el producto o servicio con la marca en cuestión se encuentre en el mercado (confr. Jorge OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, 7ª ed., pág. 250 y ss.).
Ahora bien, a los fines que aquí interesan, el art. 26 del mismo cuerpo legal establece que “A pedido de parte se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor”.
Sobre esa base, para determinar si ha existido “uso marcario”, desde antiguo, esta Sala (confr. causa “Bizin, Mario V. c/ Ywch inc. s/ opos. inf. reg. marca” –expte. nº 8197 del 18.6.1991) tiene resuelto que debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer al signo en el mercado y ponderando que la norma asimila la “utilización” a la “comercialización”. Esta última no ha de ser entendida con carácter estricto sino más bien amplio, abarcando los actos de intercambio y cualquier otra forma posible de disposición del producto. Es por ello que la doctrina reconoce eficacia a estos efectos, v.gr., a los actos preparatorios anteriores a la comercialización seguidos de ésta, a las demostraciones, publicidad previa al lanzamiento, a la entrega de muestras gratis o en préstamo para pruebas, a los de alquiler o donación; en fin, que el término “utilización” cubre todas las formas en //
que una marca puede hacerse advertible en el mercado (confr VITTONE, G. “La caducidad del registro de marcas por falta de utilización en la República Argentina”, L.L. 1985-B-863).
Es que la explotación de una marca no es una noción cuantitativa sino esencialmente cualitativa, debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara, seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local (confr. esta Sala, causa 8197 del 18.6.91, ya citada).
No puede debatirse que la propiedad de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de poder utilizarla, aprovecharla o explotarla en todas las formas múltiples posibles. Su titular puede extender a un nuevo mercado geográfico el uso, fabricación y venta de productos, o bien la distribución de servicios, evitando gastos que en otras circunstancias provocaría el crecimiento empresarial (instalación o compra de nuevos locales y redes de distribución, insumos, etc.). También está habilitado para licenciar a un tercero a los mismos fines.
Esto es lo que precisamente aconteció en autos, pues de acuerdo con el ejemplar del contrato de “uso de marca comercial” agregado en fs. 201, puede tenerse por prueba persuasiva que en el año 2003, entre el actor y el señor Horacio FORNI se formalizó un convenio que tenía por objeto el uso de las marcas comerciales “TRUST; EL TRUST; EL TRUST JOYERO y EL TRUST JOYERO RELOJERO”,
todas ellas propiedad de la firma accionante. Asimismo, se convino que el actor percibiría como contraprestación una regalía mensual fijada en $ 500, hasta la expiración del convenio que estaba previsto que se operara el 30 de abril de 2008.
Ahora bien, a fin de acreditar el empleo de las marcas no es menester que se pruebe que los productos a los que se aplica han sido puestos en la vidriera de un comercio o que se los haya adquirido para revender. Porque el término “comercialización” que menciona el segundo párrafo del art. 26 de la Ley de Marcas no debe ser interpretado en el sentido técnico que consagra el art. 8, inc. 1º, del Código de Comercio, sino con un criterio flexible, abarcador de cualquier acto que revele la puesta de la marca en el mercado local (ver esta Sala, causa 8197 antes citada).
Luego de examinar las diversas constancias probatorias de autos a la luz de estos principios, concluyo que las marcas del actor no se extinguieron y se encuentran en vigencia por haberse utilizado.
A ese efecto importa precisar que de la peritación contable de fs. 526/529 y ampliación de fs. 554 y vta., surge la existencia de diversos balances que responden a ejercicios fiscales pertenecientes a la firma actora, que datan desde el año 2004 hasta el año 2008, arrojando siempre en esos lapsos saldo positivo. Asimismo, el perito pudo comprobar, a través de diversas facturaciones cursadas a lo largo de los ejercicios fiscales 2008 y 2009, que el licenciatario FORNI hizo un empleo constante de la marca “Trust Joyero Relojero”.
Los apuntados elementos de juicio diluyen la eficacia de los argumentos expuestos por los demandados, pues aquel uso, a los efectos del art. 26 de la Ley Nº 22.362, es suficiente para impedir la caducidad argüida.
Tales circunstancias convencen sobre la presencia en el mercado local de las marcas del actor, con lo que se satisface la exigencia de la ley y se descarta la posibilidad de que sea admitida la pretensión de caducidad articulada por los demandados.
V. Como antes lo indiqué, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro (art.4 de la Ley de Marcas), estando probado que la actora tiene inscripta en las clases 8 y 14 los signos que se mencionan en el Considerando
I. Dichos registros otorgan a su titular el derecho de reclamar por vía civil, entre otras cosas, la cesación del uso de la marca o de la designación en infracción (arts. 33 y 35 de la ley citada). Y como ése fue el alcance de la demanda promovida en este fuero en lo civil y comercial federal (confr. escrito de inicio y su ampliación), resulta innecesario pronunciarse acerca de si ocurren, en el caso, los extremos que configuran el delito de usurpación de marca, desde que -para la procedencia de la acción incoada- basta la prueba del uso de una marca o de un nombre en infracción, esto es, pertenecientes a un tercero y sin su autorización para hacerlo.
Ello así, en el caso concreto, no está en discusión que los demandados vendieron artículos y brindaron servicios bajo la denominación de “El Trust Joyero”. La prueba más acabada es el reconocimiento expreso de los señores MASCIOTRA y CARBALLO, tanto en las audiencias de fs. 504 y 506, como en la contestación de
demanda (fs. 148). A lo que naturalmente se agregan las constataciones realizadas en el expediente de medidas cautelares “El Trust Joyero Relojero S.A. c/ Carvallo, Gustavo Sergio y otro s/medidas cautelares” –expte. nº 961/2006, que corre por cuerda separada-, donde se verificó que en un local ubicado en la calle Esmeralda al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionaba un comercio dedicado a la relojería y joyería, cuya razón social respondía a las denominaciones: “TC 1905 Trust Joyero” y una leyenda “El Trust Joyero”. Asimismo, consta que en “la parte inferior de la vidriera de la ochava, existe el mismo logo descripto precedentemente y las leyendas El Trust Joyero Esmeralda 600 Diseños exclusivos Talleres propios También sobre el lateral de la ochava hay un cartel de aproximadamente 0,60 x 0,40 m que dice SEIKO ORIENT El Trust Joyero SERVICIO TECNICO- Esmeralda 600”. Se puede apreciar también el secuestro de múltiples elementos relacionados con el rubro, a saber: avisos impresos donde se promocionaban diversos tipos de alhajas, relojes, talonarios de
facturas, tarjetas comerciales con la leyenda “El Trust Joyero”, volantes o formularios de presupuesto, etiquetas autoadhesivas, entre otros elementos (ver acta de secuestro glosada en fs. 67).
No hay dudas, por tanto, que el uso marcario en infracción quedó de tal modo plenamente acreditado. El tema de la comercialización de artículos de la actora en infracción a susdere chos marcarios, es una materia que está fuera de discusión.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y considerando que lafi rma infractora no se comprometió en momento alguno a cesar un el uso marcario reprochable, es indudable que asistía a la accionante el derecho a demandar que judicialmente se la condenara a cesar en ese uso como lo hizo (arts. 4, 33 y 35, Ley Nº 22.362).
Frente a la infracción comprobada, dicha demanda constituía el remedio apropiado para asegurar la “exclusividad de uso” prevista en el citado art.4° de la Ley de Marcas.
Propongo entonces que la acción por cese de uso de marca y nombre prospere; y en consecuencia juzgo que la sentencia debe ser revocada.
VI. La conclusión expuesta conduce a precisar la admisibilidad y alcance de los daños y perjuicios indemnizatorios pretendidos por la firma actora en su escrito de demanda, no siendo necesario que el expediente sea devuelto al Juez de la instancia anterior para que se pronuncie sobre el punto.
Afirma la demandante, en el punto IV de su escrito de inicio –ver también pieza de ampliación de fs. 104/111-, que el uso indebido de sus marcas provocó numerosos reclamos por parte de sus licenciatarios. Expuso que la joyería que gira en plaza bajo la denominación –en constante infracción- “El Trust Joyero” viene generando perjuicios en forma ininterrumpida desde la fecha de su apertura (el 6 de diciembre de 2004) hasta la actualidad.
Desmedros que no sólo derivan del uso indebido sino también de la deficiente calidad de la mercadería y productos que se ofrecen al público consumidor bajo la denominación “El Trust Joyero”, atentando contra la marca, el nombre y prestigio adquiridos a través de los años por “El Trust Joyero Relojero S.A.”.
Comenzaré por señalar que, como regla, la mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio. Se requiere para ello que como consecuencia del ilícito haya sido causado un daño, pues éste –como se sabe- es presupuesto de la responsabilidad (art. 1067 del Código Civil).
Ello así, a fin de enervar los efectos socialmente dañosos de las transgresiones marcarias, en especial cuando es perceptible un uso malicioso, tanto caracterizada doctrina como la actual jurisprudencia de esta Cámara (confr. esta Sala causas 5221 del 9.10.87 y 25.123/94 del 28.12.95; Sala I, causa 640 del 8.10.71; Sala III, causa 4465 del 6.3.87; OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, 2a., 1995, pág. 325; O. ETCHEVERRY, “La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas”, en “Derechos Intelectuales”, edit. Astrea, t.3 ps. 13/20), han puesto de relieve la notoria dificultad –cuando no imposibilidad- que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella.
Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba (confr. doctrina citada).
Asimismo, es recomendable observar una actitud de prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio.
Es que si bien se parte de una presunción de daño –por la dificultad de prueba que se da en este campo del derecho- la falta de aporte de elementos indiciarios acerca del menoscabo patrimonial debería conducir a proceder con parquedad a la hora de determinar la indemnización. Por lo demás, no parece superfluo indicar que la jurisprudencia del Tribunal se ha orientado –criterio que comparto- en el sentido de que las utilidades del infractor proporcionan una base indiciaria de los daños propios del afectado, esto es, una pauta de orientación prudencial para la fijación del resarcimiento (confr. esta Sala, causa 9283/93 del 25.11.97). Ello es así, porque el daño que se trata de enjugar es el derivado de la infracción marcaria, del uso indebido de la marca ajena; siendo ese uso uno de los factores de los que inciden en la comercialización del producto (causa 7972/91 del 3.9 96, entre otras).
VII. Examinadas las constancias de la causa a la luz de estos principios, puede advertirse que con motivo del uso indebido de las marcas no se ha llegado a acreditar en forma precisa que a raíz de la “deficiente calidad de la mercadería y productos que la demandada ofrece y expone utilizando para ello la denominación
El Trust Joyero” (conforme se expone en el punto IV de la pieza inaugural de fs. 48/52); la firma actora y sus licenciatarios hubieran padecido algún tipo de merma en su actividad comercial, y si la hubiere, tampoco se aprecia prueba respecto a su cuantía.
Ello así, en el caso concreto, no está en discusión que los demandados vendieron artículos y brindaron servicios bajo la denominación de “El Trust Joyero”. La prueba más acabada es el reconocimiento expreso de los señores MASCIOTRA y CARBALLO, tanto en las audiencias de fs. 504 y 506, como en la contestación de
demanda (fs. 148). A lo que naturalmente se agregan las constataciones realizadas en el expediente de medidas cautelares “El Trust Joyero Relojero S.A. c/ Carvallo, Gustavo Sergio y otro s/medidas cautelares” –expte. nº 961/2006, que corre por cuerda separada-, donde se verificó que en un local ubicado en la calle Esmeralda al 600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionaba un comercio dedicado a la relojería y joyería, cuya razón social respondía a las denominaciones: “TC 1905 Trust Joyero” y una leyenda “El Trust Joyero”. Asimismo, consta que en “la parte inferior de la vidriera de la ochava, existe el mismo logo descripto precedentemente y las leyendas El Trust Joyero Esmeralda 600 Diseños exclusivos Talleres propios También sobre el lateral de la ochava hay un cartel de aproximadamente 0,60 x 0,40 m que dice SEIKO ORIENT El Trust Joyero SERVICIO TECNICO- Esmeralda 600”. Se puede apreciar también el secuestro de múltiples elementos relacionados con el rubro, a saber: avisos impresos donde se promocionaban diversos tipos de alhajas, relojes, talonarios de
facturas, tarjetas comerciales con la leyenda “El Trust Joyero”, volantes o formularios de presupuesto, etiquetas autoadhesivas, entre otros elementos (ver acta de secuestro glosada en fs. 67).
No hay dudas, por tanto, que el uso marcario en infracción quedó de tal modo plenamente acreditado. El tema de la comercialización de artículos de la actora en infracción a susdere chos marcarios, es una materia que está fuera de discusión.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y considerando que lafi rma infractora no se comprometió en momento alguno a cesar un el uso marcario reprochable, es indudable que asistía a la accionante el derecho a demandar que judicialmente se la condenara a cesar en ese uso como lo hizo (arts. 4, 33 y 35, Ley Nº 22.362).
Frente a la infracción comprobada, dicha demanda constituía el remedio apropiado para asegurar la “exclusividad de uso” prevista en el citado art.4° de la Ley de Marcas.
Propongo entonces que la acción por cese de uso de marca y nombre prospere; y en consecuencia juzgo que la sentencia debe ser revocada.
VI. La conclusión expuesta conduce a precisar la admisibilidad y alcance de los daños y perjuicios indemnizatorios pretendidos por la firma actora en su escrito de demanda, no siendo necesario que el expediente sea devuelto al Juez de la instancia anterior para que se pronuncie sobre el punto.
Afirma la demandante, en el punto IV de su escrito de inicio –ver también pieza de ampliación de fs. 104/111-, que el uso indebido de sus marcas provocó numerosos reclamos por parte de sus licenciatarios. Expuso que la joyería que gira en plaza bajo la denominación –en constante infracción- “El Trust Joyero” viene generando perjuicios en forma ininterrumpida desde la fecha de su apertura (el 6 de diciembre de 2004) hasta la actualidad.
Desmedros que no sólo derivan del uso indebido sino también de la deficiente calidad de la mercadería y productos que se ofrecen al público consumidor bajo la denominación “El Trust Joyero”, atentando contra la marca, el nombre y prestigio adquiridos a través de los años por “El Trust Joyero Relojero S.A.”.
Comenzaré por señalar que, como regla, la mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio. Se requiere para ello que como consecuencia del ilícito haya sido causado un daño, pues éste –como se sabe- es presupuesto de la responsabilidad (art. 1067 del Código Civil).
Ello así, a fin de enervar los efectos socialmente dañosos de las transgresiones marcarias, en especial cuando es perceptible un uso malicioso, tanto caracterizada doctrina como la actual jurisprudencia de esta Cámara (confr. esta Sala causas 5221 del 9.10.87 y 25.123/94 del 28.12.95; Sala I, causa 640 del 8.10.71; Sala III, causa 4465 del 6.3.87; OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, 2a., 1995, pág. 325; O. ETCHEVERRY, “La reparación de daños en infracciones de Nombres y Marcas”, en “Derechos Intelectuales”, edit. Astrea, t.3 ps. 13/20), han puesto de relieve la notoria dificultad –cuando no imposibilidad- que existe para probar la relación causal entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella.
Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que la solución más valiosa es partir de una presunción de daño, a fin de que la conducta ilegítima no se beneficie con la impunidad por razón de las dificultades que se presentan en el orden de la prueba (confr. doctrina citada).
Asimismo, es recomendable observar una actitud de prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio.
Es que si bien se parte de una presunción de daño –por la dificultad de prueba que se da en este campo del derecho- la falta de aporte de elementos indiciarios acerca del menoscabo patrimonial debería conducir a proceder con parquedad a la hora de determinar la indemnización. Por lo demás, no parece superfluo indicar que la jurisprudencia del Tribunal se ha orientado –criterio que comparto- en el sentido de que las utilidades del infractor proporcionan una base indiciaria de los daños propios del afectado, esto es, una pauta de orientación prudencial para la fijación del resarcimiento (confr. esta Sala, causa 9283/93 del 25.11.97). Ello es así, porque el daño que se trata de enjugar es el derivado de la infracción marcaria, del uso indebido de la marca ajena; siendo ese uso uno de los factores de los que inciden en la comercialización del producto (causa 7972/91 del 3.9 96, entre otras).
VII. Examinadas las constancias de la causa a la luz de estos principios, puede advertirse que con motivo del uso indebido de las marcas no se ha llegado a acreditar en forma precisa que a raíz de la “deficiente calidad de la mercadería y productos que la demandada ofrece y expone utilizando para ello la denominación
El Trust Joyero” (conforme se expone en el punto IV de la pieza inaugural de fs. 48/52); la firma actora y sus licenciatarios hubieran padecido algún tipo de merma en su actividad comercial, y si la hubiere, tampoco se aprecia prueba respecto a su cuantía.
De los términos que surgen de la declaración testimonial de fs. 557 vta. y del memorial de agravios en fs. 785, se infiere que el contrato de licencia celebrado en su oportunidad con el Sr. FORNI se encuentra vigente (conforme surge de su propia declaración testimonial, respuestas 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª, en fs. 557 vta.), no existiendo por el momento indicio alguno de que pudiera correr la suerte de rescindirse a causa de dicha infracción marcaria.
Por otra parte, la facturación de la demandada y del licenciatario –acerca de las que ilustra la peritación contable antes aludida- proporcionan elementos para la estimación del daño, que cabe complementar con las sumas obtenidas como regalías en virtud del contrato de licencia, que por cierto no lucen significativas.
También resultan de interés los datos que suministra el acta de comprobación labrada por el Oficial de Justicia en fs. 67/68 del expediente sobre medidas cautelares, que da cuenta de la fuerte campaña promocional diseñada en derredor de registros ajenos, por lo demás notorios. En resumen, el caso presenta matices suficientes para aceptar que un determinado daño fue efectivamente ocasionado, por lo que corresponde fijar de modo prudencial su cuantía, en los términos del art. 165, “in fine” del Código Procesal.
En una proyección aproximada razonable sobre la actividad global, propongo que las demandadas abonen a la actora en concepto de daños y perjuicios, en virtud de haber usado sin autorización las denominaciones propiedad de aquélla, la suma de $ 45.000.
VIII. En tales condiciones voto por la revocación de la sentencia, admitiendo la demanda, rechazando la reconvención y disponiendo:
8.1. El cese de uso inmediato del signo “El Trust Joyero” empleado por los demandados en infracción a la Ley Nº 22.362.
8.2. Fijar la cantidad de $ 45.000 en concepto de daños y perjuicios. El monto fijado llevará intereses de acuerdo con la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, a computar desde la fecha en que se concretó la constatación de la infracción por intermedio del Oficial de Justicia interviniente, esto es, el 15 de marzo de 2006 (confr. instrumento de fs. 67/8, expediente sobre medidas cautelares).
8.3. Como consecuencia de que los señores CARVALLO y MASCIOTRA revisten con referencia a la acción de cese de uso indebido de marca y cobro de daños y perjuicios la condición de vencidos, deben cargar con las costas del proceso según el criterio general del Código de forma (art. 68, Código Procesal), del que no se advierte razón para prescindir.
8.4. En atención al resultado arribado, quedan sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.N.), los que deberán ser adecuados (previa liquidación aprobada) a las pautas de esta sentencia.
Los señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Bernardo Kiernan, por razones análogas a las aducidas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a las conclusiones de su voto.
Con lo que terminó el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN - RICARDO VÍCTOR GUARINONI - SANTIAGO BERNARDO KIERNAN - -.
Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° folio n° tomo n° del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal.
Buenos Aires, de octubre de 2011.-
Y VISTOS: por lo que resulta del Acuerdo que antecede,
téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el Considerando
VII del primer voto.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
SANTIAGO BERNARDO KIERNANUICIOS.
Por otra parte, la facturación de la demandada y del licenciatario –acerca de las que ilustra la peritación contable antes aludida- proporcionan elementos para la estimación del daño, que cabe complementar con las sumas obtenidas como regalías en virtud del contrato de licencia, que por cierto no lucen significativas.
También resultan de interés los datos que suministra el acta de comprobación labrada por el Oficial de Justicia en fs. 67/68 del expediente sobre medidas cautelares, que da cuenta de la fuerte campaña promocional diseñada en derredor de registros ajenos, por lo demás notorios. En resumen, el caso presenta matices suficientes para aceptar que un determinado daño fue efectivamente ocasionado, por lo que corresponde fijar de modo prudencial su cuantía, en los términos del art. 165, “in fine” del Código Procesal.
En una proyección aproximada razonable sobre la actividad global, propongo que las demandadas abonen a la actora en concepto de daños y perjuicios, en virtud de haber usado sin autorización las denominaciones propiedad de aquélla, la suma de $ 45.000.
VIII. En tales condiciones voto por la revocación de la sentencia, admitiendo la demanda, rechazando la reconvención y disponiendo:
8.1. El cese de uso inmediato del signo “El Trust Joyero” empleado por los demandados en infracción a la Ley Nº 22.362.
8.2. Fijar la cantidad de $ 45.000 en concepto de daños y perjuicios. El monto fijado llevará intereses de acuerdo con la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, a computar desde la fecha en que se concretó la constatación de la infracción por intermedio del Oficial de Justicia interviniente, esto es, el 15 de marzo de 2006 (confr. instrumento de fs. 67/8, expediente sobre medidas cautelares).
8.3. Como consecuencia de que los señores CARVALLO y MASCIOTRA revisten con referencia a la acción de cese de uso indebido de marca y cobro de daños y perjuicios la condición de vencidos, deben cargar con las costas del proceso según el criterio general del Código de forma (art. 68, Código Procesal), del que no se advierte razón para prescindir.
8.4. En atención al resultado arribado, quedan sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.N.), los que deberán ser adecuados (previa liquidación aprobada) a las pautas de esta sentencia.
Los señores Jueces de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Bernardo Kiernan, por razones análogas a las aducidas por el doctor Alfredo Silverio Gusman, adhieren a las conclusiones de su voto.
Con lo que terminó el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN - RICARDO VÍCTOR GUARINONI - SANTIAGO BERNARDO KIERNAN - -.
Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° folio n° tomo n° del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal.
Buenos Aires, de octubre de 2011.-
Y VISTOS: por lo que resulta del Acuerdo que antecede,
téngase por resolución de la Sala lo propuesto en el Considerando
VII del primer voto.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ALFREDO SILVERIO GUSMAN
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
SANTIAGO BERNARDO KIERNANUICIOS.
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